《中国知识产权审判年度典型案例评析(2019年卷)》由北京知识产权司法保护研究会编著,本书汇集了全国法院推荐的46件最新知识产权典型案例,聚焦知识产权热点疑难问题。
涵括专利、商标、著作权、不正当竞争、植物新品种等案件。由主审法官撰写法官评析,展现审判思路,剖析法律依据,高度提炼案情和裁判要旨,突出争议焦点。
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主 编
杨柏勇
北京高院审判委员会专职委员、知识产权庭庭长
编委会成员
林广海 李 剑 杨柏勇 陈锦川 宋 健 刘军华 陈惠珍 黄从珍 王晓明 徐 翠 于军波 王亦非 谢甄珂 江 波
知识产权恶意诉讼的构成要件及赔偿标准
——江苏中讯数码电子有限公司与山东比特智能科技股份有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案
【案件基本信息】
二审案号 | (2017)苏民终1874号 |
一审案号 | (2016)苏02民初71号 |
案由 | 知识产权诉讼损害责任纠纷 |
合议庭 | 审判长:汤茂仁 |
审判员:罗伟明 | |
审判员:何永宏 | |
书记员 | 张一然 |
当事人 | 上诉人(原审被告):山东比特智能科技股份有限公司 |
被上诉人(原审原告):江苏中讯数码电子有限公司 | |
二审裁判日期 | 2018年9月28日 |
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【裁判要旨】
知识产权恶意诉讼的构成要件有:1.行为人提起知识产权诉讼没有知识产权权利基础,或者行为人虽然享有形式上“合法”的知识产权,但因该知识产权系恶意取得等多种原因而不具有实质上的正当性。2.行为人提起诉讼主观上具有恶意。行为人取得知识产权时的恶意,可以作为认定其提起诉讼时具有恶意的依据。3.恶意诉讼行为给他人造成了损失,且损失与恶意诉讼之间具有因果关系。
在受害人损失的具体数额难以确定的情况下,可以综合考虑受害人的现实损失、可得利益损失以及侵权行为人的恶意诉讼情节等相关因素,酌情确定恶意诉讼行为人应当承担的赔偿数额。
【案情介绍】
1998年至2003年,山东比特智能科技股份有限公司(以下简称比特公司)是美国赛德公司在中国的代工商。2006年,赛德公司兼并了TELEMATRIX.INC.,并使用TELEMATRIX作为企业名称。2006年起,江苏中讯数码电子有限公司(以下简称中讯公司)接受赛德公司的委托,加工TELEMATRIX品牌酒店电话机产品。2007年5月28日比特公司在第9类电话机等商品上申请并获得注册TELEMATRIX商标。2008年1月8日,比特公司向中讯公司发出律师函,指称其涉嫌侵害TELEMATRIX商标权。2008年3月28日,中讯公司向无锡中级人民法院提起确认不侵害比特公司TELEMATRIX商标权的诉讼。比特公司同时也向日照中级人民法院提起商标侵权诉讼,请求判令中讯公司立即停止侵犯其注册商标专用权的行为并赔偿其经济损失612万元。日照中级人民法院将该案移送无锡中级人民法院并案审理。2009年10月30日,经无锡中级人民法院裁定准许,两公司均撤回起诉。
2013年7月22日,国家商评委作出商评〔2013〕第23303号裁定书,认定比特公司在电话机等相同、类似商品上申请注册文字构成完全相同的争议商标难谓善意,争议商标系“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”,据此裁定撤销争议TELEMATRIX商标。
【裁判结果】
一审法院认为:比特公司向中讯公司提起商标侵权诉讼系恶意诉讼行为。认定恶意应考虑如下因素:一是原告提起知识产权诉讼并没有合法的权利基础;二是主观上具有恶意;三是给他人造成了损害。本案中,首先,比特公司的TELEMATRIX商标权已被撤销,其在提起诉讼时不具备合法的权利基础。其次,比特公司在恶意获得商标注册后,提起侵权诉讼,试图达到控制TELEMATRIX商标商品在国内市场的生产、销售,主观上具有恶意。最后,比特公司提起第57号诉讼对中讯公司造成了经济损失。综上,比特公司构成恶意提起知识产权诉讼。一审法院综合考虑比特公司主观恶意明显、中讯公司损失等因素,判决比特公司在《法制日报》登报消除影响,并赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元。
比特公司不服一审判决,向江苏省高级人民法院提出上诉,认为:1.比特公司拥有TELEMATRIX商标的有效注册证,其有理由认为第57号诉讼具有合法依据,在主观上没有恶意。2.一审判决确定的100万元赔偿数额缺乏事实和法律依据,数额过高。
二审法院认为:比特公司提起第57号诉讼符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件,构成恶意提起知识产权诉讼。主要理由:1.国家商评委第23303号争议裁定书,已将TELEMATRIX商标予以撤销。因此,比特公司提起第57号诉讼时实质上并不享有TELEMATRIX商标权。2.比特公司提起第57号诉讼时主观上具有恶意。一方面,比特公司诉讼时的恶意来源于申请注册时的恶意。比特公司申请注册时,就“明知”该商标系他人享有。比特公司申请注册时主观上“明知”的状态,一旦形成,就不会因比特公司抢注成功而消失,且会延续至提起诉讼时。同时,在比特公司提起诉讼前夕,仍宣称“比特作为国际上与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话机品牌之一”,更印证了其“明知”TELEMATRIX商标权应当由该商标在先使用的主体享有,其实质上不应当享有TELEMATRIX商标权。另一方面,由于中讯公司、比特公司存在竞争关系。比特公司起诉要求中讯公司停止生产、销售、宣传TELEMATRIX商标产品,显然具有损害中讯公司合法权益,获取非法利益的目的。3.比特公司提起第57号诉讼已造成了中讯公司的损失,且该损失与其提起第57号诉讼具有因果关系。
关于赔偿数额。二审法院认为,比特公司的赔偿数额应当以中讯公司的损失为限。在损失难以确定的情况下,可以综合考量相关因素,酌情确定赔偿数额。二审法院综合考虑了以下因素:
1.中讯公司现实的经济损失。包括:中讯公司因第57号诉讼支出了8.3万元新模具费用;中讯公司因第57号诉讼造成的物料损失及人工费用支出等;中讯公司为应对恶意诉讼而支出的本案10万元律师代理费。
2.中讯公司预期利润的损失。中讯公司提交的证据显示,其代工TELEMATRIX品牌电话机的毛利润较为可观,其确实会因第57号诉讼停止代工TELEMATRIX品牌电话机而产生一定的预期利润损失,该部分损失应当作为确定赔偿数额的参考因素。
3.恶意诉讼对社会诚信体系的破坏。比特公司主观恶意十分明显,其恶意诉讼行为不但给中讯公司造成了较大的损失,而且对全社会的诚信价值体系以及诚实信用的诉讼体系造成冲击和负面影响,对此种行为应当给予相应的惩戒。综上,二审法院认为,一审判决比特公司赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元,并无不当,遂判决:驳回上诉,维持原判。
【法官评析】
民事诉讼程序具有“诉累”的负面效应。一些怀有不良动机的行为人会利用这些负面效应,恶意提起诉讼,用于损害他人的合法权益,获取非法利益。
近年来,一方面随着国家知识产权战略的推进,知识产权的取得变得更加容易,使得一些投机分子利用知识产权授权制度的漏洞,通过不正当手段,获取了本不该授予的知识产权。另一方面,知识产权司法保护力度不断加大,侵权赔偿数额大幅增加,知识产权维权变得“有利可图”。在此情况下,滋生了一些投机分子,先以不正当手段恶意获取本不应当授予的知识产权,后以行使知识产权为名,恶意提起诉讼,损害竞争他人的合法权益,谋取非法利益。特别是在商标领域,发生了大量恶意抢注、囤积商标权,滥诉、恶意诉讼的行为,以至于出现了“投机取巧的人得利,诚实守法的人吃亏”等个别极不正常的现象。
因此,全社会强烈呼吁对恶意诉讼行为进行规制。最高人民法院《民事案件案由规定》(2011年版)为此增加了因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的案由。但是,知识产权恶意诉讼的概念、构成要件及赔偿标准,现行法律并无明确的规定。这给司法实践中审理此类案件造成了一定的困难。本判例结合中讯公司诉比特公司因恶意提起商标权诉讼损害责任纠纷一案,对知识产权恶意诉讼的法律依据、概念、构成要件以及赔偿标准做了有益的探索。
一、知识产权恶意诉讼的法律依据
2002年实施的《中华人民共和国商标法实施条例》第三十六条以及2013年施行的《中华人民共和国商标法》第四十七条第二款规定,宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院作出并已执行的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。这一规定过于笼统和模糊,存在理解上的分歧。
一种观点认为,恶意给他人造成的损失仅限于利用人民法院的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门的处理决定以及商标权转让或者使用许可合同,造成他人损失,才需要赔偿。另一种观点认为,恶意给他人造成的损失,并不限于利用上述方式,只要被宣告无效的商标人,恶意行使商标权给他人造成的损失都需要赔偿。本案的特殊性还在于比特公司恶意提起的第57号诉讼,中讯公司、比特公司最终以撤诉结案,并没有反映在判决、裁定或者调解书上的损失。因此,上述第三十六条能否成为本案裁判的依据,存在争论。基于此,二审判决从知识产权恶意诉讼的本质上去寻找答案。
知识产权恶意诉讼虽然发生在知识产权领域,但它侵害的往往是对方当事人的普通民事权利,如财产权、名誉权。因此,它本质上是一种普通民事侵权行为,可以适用普通民事侵权的法律规定。如《民法通则》第一百零六条第二款、第一百三十四条,《侵权责任法》第六条、第十五条等均可作为知识产权恶意诉讼裁判的依据。由于第57号诉讼发生在2008年,而《侵权责任法》2010年10月1日才开始施行,因此,从时间效力上《侵权责任法》并不能适用于本案。二审判决最终选取了《民法通则》第一百零六条第二款等相关条文作为裁判依据,从而解决了法律适用上的难题。
二、知识产权恶意诉讼的概念及构成要件
01、知识产权恶意诉讼的概念
科学界定知识产权恶意诉讼的概念,明确其内涵及构成要件,是准确判断当事人的诉讼行为是否构成知识产权恶意诉讼的前提和基础性条件。
《最高人民法院民三庭关于恶意诉讼问题的研究报告》(以下简称《报告》)指出,恶意诉讼一般指故意以他人受到损害为目的,无事实根据和正当理由而提起民事诉讼,致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。二审判决在这一概括的基础上,进行了一定的修正和完善,认为恶意提起知识产权诉讼是指行为人明知自己提起知识产权诉讼无事实或者法律依据,仍以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的,故意针对他人提起知识产权诉讼,造成他人损害的行为。
这一界定具有这样几个特点:
1.与最高人民法院《民事案件案由规定》保持一致,判决使用了恶意提起知识产权诉讼的概念。
2.全面概括了“恶意”的内涵。知识产权恶意诉讼的核心特征不在于诉讼,而在于“恶意”。因此,知识产权恶意诉讼的核心内涵必须包含恶意的内容。二审判决细致概括了“恶意”的内涵,即行为人要“明知自己提起知识产权诉讼无事实或者法律依据”,同时要具有“以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的”。与《报告》不同的是,一是增加了“明知”的认识要素。如果没有明知的认识因素,仅因行为人客观上“无事实或者法律依据”,就认定行为人具有恶意,是不准确的。因此,“明知”的认识因素是“恶意”必不可少的因素。二是目的要素方面概括为“以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的”,而《报告》概括为“故意以他人受到损害为目的”。《报告》没有指出“以他人受到损害”是合法权益还是非法权益。二审判决特别强调损害的是他人的“合法”权益。二审判决在目的要素中还增加了“或者获取非法利益”的目的。这是从不同的角度,描述行为人的主观心理状态。行为人往往同时具有“损害他人合法权益”和“获取非法利益”的双重目的。当然,“损害他人合法权益”和“获取非法利益”是一种或然的关系,只要具有其中之一即可。
3.将“无事实根据和正当理由”修改为“无事实或者法律依据”。“事实根据”和“法律准绳”,两者相对应,是人民法院裁判以及当事人诉讼的两个基本逻辑前提。而“正当理由”的涵义并不明确,其和“事实根据”也不是一种相对应的关系。因此,二审判决将“无事实根据和正当理由”修改为“无事实或者法律依据”。
02、知识产权恶意诉讼的构成要件
二审判决在界定知识产权恶意诉讼概念的基础上,提炼了构成要件,为我们认定恶意诉讼提供了具体的尺度。其构成要件有:
1.行为人提起知识产权诉讼无事实或者法律依据
人民法院裁判的基本原则是“以事实为根据,以法律为准绳”。这也是指导当事人提起诉讼的基本原则。如果行为人在无事实根据或者无法律依据的情况下,提起诉讼,不但其诉讼请求得不到人民法院的支持,而且涉嫌恶意诉讼。在知识产权侵权诉讼中,行为人提起诉讼,要具有合法的知识产权权利基础。如商标侵权诉讼,行为人要拥有合法的商标权。因此,知识产权恶意诉讼无事实依据常常表现为行为人没有合法的知识产权权利基础。在行为人的知识产权系恶意取得的情况下,行为人虽然享有形式上“合法”的知识产权,但因该知识产权系恶意取得而不具有实质上的正当性,属于依法应当被撤销或无效的情形,也属于无事实依据的情形。关于无法律依据是指行为人提起诉讼,无实体法上的依据。实践中,无实体法依据的案例尚未遇到,故在此不作探讨。
2.行为人提起诉讼主观上具有恶意
知识产权恶意诉讼之所以要受到否定评价,核心在于行为人提起诉讼主观上具有“恶意”。二审判决认为,恶意体现在两个方面:(1)认识因素。即行为人要明知其提起诉讼无事实或者法律依据。在行为人恶意取得知识产权的情况下,尤其要明知其取得知识产权不具有实质上的正当性。(2)目的因素。即行为人提起知识产权诉讼要以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的。
如何判断行为人具有恶意。二审判决认为,在行为人恶意取得知识产权的情况下,其取得知识产权时的恶意,可以作为认定其提起诉讼时具有恶意的依据。这是因为行为人明知其获得知识产权不具有实质上的正当性,而有意提起诉讼,损害他人合法权益或者获取非法利益,其提起诉讼时主观上必然是恶意的。以本案为例,如果认定了比特公司的商标权系恶意取得。其后,比特公司以损害中讯公司合法权益或者获取非法利益为目的,提起商标侵权诉讼,就可以直接判定比特公司在提起诉讼时具有恶意。二审判决的这些观点为我们认定诉讼“恶意”提供了具有操作性的判断方法。
3.恶意诉讼行为给他人造成了损失,且损失与恶意诉讼行为之间具有因果关系
恶意诉讼之所以要承担责任,在于给他人造成了损失。因此,造成损失及其与恶意诉讼行为之间的因果关系是知识产权恶意诉讼的必然构成要件之一。
三、知识产权恶意诉讼的赔偿标准
赔偿损失是知识产权恶意诉讼承担责任的主要方式之一。赔偿数额的确定是适用的难点。由于证据灭失或者受害人举证能力有限,受害人经济损失的具体数额往往很难查证。如本案中,中讯公司遭受的物料损失及人工费用支出,仅有中讯公司单方面制作的统计表格,缺乏其他相关证据的印证,从证据采信的角度来讲,很难获得支持。此外,可得利益损失与恶意诉讼之间的因果关系也是证明的难点。如中讯公司代工TELEMATIX品牌电话机数量的减少而造成预期利润的损失。一方面,此类证据收集的难度很大,难以收集。或者收集成本很高,当事人放弃收集;另一方面,预期利润的损失往往具有多方面的因素,要证明预期利润损失与恶意诉讼之间的因果关系非常困难。因此,恶意诉讼案件中,受害人损失的具体数额难以查证是客观存在的现实。
基于此,二审判决主张参考知识产权侵权诉讼中法定赔偿的制度,综合考虑中讯公司已经发生的现实经济损失(包括维权合理开支)、预期利润损失等相关因素,酌定了赔偿数额。实际上,酌定赔偿数额的做法不但在知识产权侵权赔偿案件中存在,在其他类型的侵权案件中也同样存在。如《侵权责任法》第二十条规定,侵害他人人身权益造成财产损失的,被侵权人的损失以及侵权人因此获得的利益难以确定,双方就赔偿数额协商不一致,由人民法院根据实际情况确定具体赔偿数额。因此,二审判决主张在受害人损失的具体数额难以查证的情况下,采取酌定赔偿数额的办法,符合此类案件的客观实际情况,是实事求是的体现,解决了赔偿数额确定的难题,也符合侵权责任法的一般规定。
综上,二审判决结合具体案件,从中抽象出知识产权恶意诉讼的概念及构成要件,并提出了判断行为人“恶意”和确定赔偿数额的具体方法,具有很好的理论和实践指导意义。
【作者简介】
何永宏,江苏省高级人民法院法官
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责任编辑:研究会秘书处