《中国知识产权审判年度典型案例评析（2019年卷）》由北京知识产权司法保护研究会编著，本书汇集了全国法院推荐的46件最新知识产权典型案例，聚焦知识产权热点疑难问题。
涵括专利、商标、著作权、不正当竞争、植物新品种等案件。由主审法官撰写法官评析，展现审判思路，剖析法律依据，高度提炼案情和裁判要旨，突出争议焦点。
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主 编
杨柏勇
北京高院审判委员会专职委员、知识产权庭庭长
编委会成员
林广海 李 剑 杨柏勇 陈锦川 宋 健 刘军华 陈惠珍 黄从珍 王晓明 徐 翠 于军波 王亦非 谢甄珂 江 波
变更经营地址但未超出原经营规模不应被认定为超出原使用范围
——穆某波与鸿顺德雅集(天津)商贸有限公司侵害商标权纠纷案
【案件基本信息】
二审案号 | (2018)津01民终4710号 |
一审案号 | (2017)津0101民初7702号 |
案由 | 侵害商标权纠纷 |
合议庭 | 审判长：李国忠 |
代理审判员：刘雪峰 | |
代理审判员：刘剑腾 | |
法官助理 | 刘洋 |
书记员 | 朴志永 |
当事人 | 上诉人(原审原告)：穆怀波 |
被上诉人(原审被告)：天津市红桥区鸿顺德族民饭庄 | |
二审裁判日期 | 2018年7月26日 |
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【裁判要旨】
天津市河北区鸿顺德饭庄在涉案商标申请注册之前使用“鸿顺德”标识的行为可以视为鸿顺德族民饭庄的在先使用行为，且该使用行为使鸿顺德标识具有一定的影响和商誉。被告变更经营地址的行为并未扩大鸿顺德标识的使用范围，不应被认定为超出了原使用范围，故被告使用鸿顺德标识构成在先使用。
【案情介绍】
穆某波于2014年10月申请注册了“鸿顺德”商标，并于2015年12月核准注册，核定使用在饭店、快餐店等服务中。天津市红桥区鸿顺德族民饭庄(以下简称鸿顺德族民饭庄)的经营者张某于2000年8月在天津市河北区注册了天津市河北区鸿顺德饭庄，并于2015年3月在天津市红桥区注册了鸿顺德族民饭庄。鸿顺德族民饭庄在经营中使用了“鸿顺德”标志，且在相关公众范围内具有一定的知名度。穆某波认为鸿顺德族民饭庄未经许可，在企业名称、店面招牌及产品宣传资料中使用了“鸿顺德”标识，起诉请求判令鸿顺德族民饭庄停止侵权、赔偿损失等。
【裁判结果】
天津市和平区人民法院认为，鸿顺德族民饭庄及天津市河北区鸿顺德饭庄为同一经营主体即经营者张某，张某注册经营天津市河北区鸿顺德饭庄并使用“鸿顺德”标志的时间早于穆某波申请涉案注册商标的注册时间。鸿顺德族民饭庄使用的“鸿顺德”标志有一定的影响，且已经积累了一定的商誉。故鸿顺德族民饭庄的经营者张某使用“鸿顺德”标志具有在先使用权，穆某波无权禁止其在原使用范围内继续使用该商标。二审法院认为，天津市河北区鸿顺德饭庄在涉案商标申请注册之前使用“鸿顺德”标识的行为可以视为鸿顺德族民饭庄的在先使用行为，且该使用行为使“鸿顺德”标识具有一定的影响和商誉。鉴于天津市河北区鸿顺德饭庄已停止经营，其经营者张某继续经营鸿顺德族民饭庄，应认定为只是经营地址发生了变化，并未扩大“鸿顺德”标识的使用范围，故鸿顺德族民饭庄使用“鸿顺德”标识不应被认定为超出了原使用范围。鸿顺德族民饭庄使用“鸿顺德”标识符合商标在先使用的条件，
【法官评析】
一、商标在先使用抗辩的法律构成要件
商标权注册主义是商标在先使用制度设立的重要原因，系为了保护在先使用人在先形成的商誉，赋予在先使用商标人在先使用抗辩，以对抗商标专用权人的侵权主张。我国商标法第五十九条第三款规定的在先使用抗辩构成要件有四：第一，在先使用时间早于商标注册人使用该商标的时间；第二，在先使用时间早于商标申请注册日；第三，在相同或者类似商品上先使用的相同或者近似商标已取得一定影响；第四，使用人继续使用该商标不得超出原使用范围。
二、关于商标在先使用抗辩适用于本案的分析
我国商标法规定的在先使用四要件可以归纳为三个要素：时间要素、使用要素及范围要素。时间要素要求在先使用行为早于注册商标人使用该商标的时间，且早于商标申请注册日。早于商标申请注册日实践中争议不大，但是早于注册商标人使用该商标的时间实践中认识不一。有意见认为，虽然晚于注册商标人使用，但是早于商标申请注册日也可以构成在先使用抗辩。单纯从商标法第五十九条第三款的规定分析，应当认定晚于注册商标人使用的行为不构成在先使用抗辩，但是实践中有些企业虽然商标使用行为晚于商标注册人，但是其系基于善意且无过失的自主使用，如果将其排除出在先使用范畴，难言合理。作者认为，在时间要素方面在先使用抗辩一般需满足两个先于的时间标准，但是如果在先使用人主观并无恶意，且有证据证明其并未接触到商标注册人使用在先的商标，则即便商标注册人使用在先，在先使用行为亦符合在先使用要件。
关于使用要素，在先使用要求先用行为应当满足在相同或者类似商品上先使用的相同或者近似商标已取得一定影响的要求。在同种或类似商品或服务上使用易于判断，但是司法实践中如何判断在先使用商标已取得一定影响，则稍显困难。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》规定，在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。该条文界定的有一定影响指的应当是最低意义上的影响，也即在先使用人通过一定时间，在一定地域范围内的使用，使得特定地域范围内的消费者形成对该标识与营业之间的特定联系的固有认识，就可以认定为有一定影响。
本案被告使用“鸿顺德”标识的时间早于商标注册人使用时间，也早于涉案商标的申请注册日，在时间要素上符合在先使用抗辩的要求。且原告提交的其持续使用“鸿顺德”标识的时间、区域等证据及关于原告的新闻报道等证据，证明原告的“鸿顺德”标识已经积累了一定的商誉，具有一定的影响。因而被告使用鸿顺德标识是否构成在先使用，关键在于被告变更经营地址是否应当被认定为超出原使用范围。
三、原使用范围的界定
如何理解商标法第五十九条第三款规定的“原使用范围”，实践中较为混乱。在蒋玉友诉南京夫子庙饮食有限公司等侵害注册商标专用权纠纷案中，江苏省高级人民法院认为，具有历史渊源的商业标识使用在先，商标注册人注册该商标在后的，可以允许标识使用者在原有范围内，且不改变原有标识和扩大经营区域及规模的前提下，附加区别性标识继续使用。而在北京中创东方教育科技有限公司诉北京市海淀区启航考试培训学校等侵害商标权纠纷案中，北京知识产权法院法官认为，对“原有范围”的要求应结合该条款的立法目的、商标本身的特性以及经营活动的特点等因素综合分析。“后续使用”的“商标”及“商品或服务”应与在先使用的商标及商品或服务“相同”或“基本相同”，而不能延及未使用过的类似商品或服务上的近似商标。此处所称的“使用规模”是指在先使用人自身的经营规模，不包括许可他人使用的情形。《商标法》第五十九条第三款规定的目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标的所有人的权益，该保护应是实质性的，对在后使用行为的使用规模不应有所限制。
从上述案例可以看到，实践中关于原使用范围的争议主要表现在四个方面：首先，在先使用的商标标识是否必须限于原标识；其次，在先使用的注册经营范围是否能够扩大或者变更；再次，在先使用人的主体范围是否限于在先使用人本人；最后，在先使用的经营规模包括地域规模是否可以扩大。
“原使用范围”的界定应当基于具体案情，根据在先使用标识企业的经营范围、行业特点以及企业发展状态进行个案认定。首先，在先使用的商标标识并非必须限于原标识。为了保障企业的经营自主权，应当允许经营者基于经营的需要对商标的字体、颜色及构造进行适于经营的变更，但是该变更使用行为应当是善意的，不得不当攀附注册商标商誉，更不得引起消费者的混淆。
其次，在先使用行为的注册经营范围是否能够扩大或者变更。基于商标法第五十九条第三款的文义解释，在先使用行为不能扩大或者变更注册经营范围。但是从商标侵权角度分析，如果在先使用人改变原有注册的经营范围，会导致原、被告在不同商品或者服务上使用相同或近似商标，排除原告商标为驰名商标的情形，扩大或变更经营范围直接排除了侵权发生的可能。虽然在先使用制度不允许，但是商标侵权构成原理则排除了该种使用行为的侵权可能性，因而应当认定允许在先使用商标的企业扩大或变更其经营范围。
再次，在先使用的主体是否限于“在先使用人”本人，该问题主要涉及在先使用人的被许可人是否可以援引在先使用进行不侵权抗辩。对于该问题，应当以被许可人获得许可的时间为标准进行判断。符合在先使用抗辩法定构成要件的、已在先获得许可的“被许可使用人”，应当可以在不超出原有范围的情况下继续获得使用的许可，并援引在先使用对抗侵权的主张；如果在先使用人在商标注册申请日以前没有发放许可，则其继后不能再行许可他人使用该商标，否则在先使用人与被许可人均构成侵权。
最后，关于在先使用的经营规模包括地域规模是否可以扩大，变更经营地址但是未超出原经营规模是否应被认定为超出原使用范围。江苏省高院认为，在先使用商标的企业不得扩大经营区域及规模，而北京知识产权法院的观点则认为，不应对在后使用行为的使用规模有所限制。根据文义解释的方法，原使用范围应当将在先使用的范围限定于原有经营范围、地域和规模。但是从企业的经营现实考虑，任何一个正常经营的企业都有内生的扩大经营的冲动，且商标法的宗旨在于保护注册商标的商标专用权，利用商标积累下的商誉扩大商品知名度并进而促进企业发展，禁止企业扩大生产经营也不合商标法的本旨。然而如果允许未注册在先使用商标扩大生产经营，则势必会损害注册商标人的权利，甚至会造成反向混淆。商标权注册主义制度的宗旨在于商标权注册取得，如果允许未注册商标企业利用他人已注册商标任意扩大生产经营，势必会造成市场上两种商标并存的状态，并进而导致消费者混淆并扰乱市场秩序。未注册商标人在未注册的状态下，明知市场上存在着经营同种或类似商品或服务的商标，仍然不采取补救措施而放任未注册状态的存在，本身也难言存在善意。因而江苏省高级人民法院观点殊值赞同，在先使用商标的企业不得扩大经营区域及规模，而只能在原有地域范围、经营范围和原有生产规模的基础上进行生产。
而对于在先使用人变更经营地址但未超出原经营规模的使用行为，是否应被认定为超出原使用范围，是本案被告是否构成侵权的关键。原使用范围的规定意在避免在先使用人扩大生产经营后可能造成的混淆，保护商标注册人利用商标形成的市场利益，所以商标法严格限定在先使用人只能在原使用范围内使用商标。如果在先使用人只是变更经营地址，并无攀附被告商标商誉的主观恶意，且未扩大生产经营规模，也未侵害注册商标人的市场利益，则应当认定被告不构成侵权。
本案原、被告均为提供餐饮服务的企业，并将鸿顺德作为企业字号的主要部分，且均不存在开设分店或者许可使用的情形。如果被告仍在原使用范围内使用鸿顺德标识，则可以认定被告的行为构成在先使用。餐饮店的经营特点决定其服务的地域范围是限定的，也即该餐饮店周边的特定区域。虽然鸿顺德族民饭庄的经营地址从天津市河北区变更为天津市红桥区，经营的地域范围发生变更，但是商标法在先使用制度禁止的是在先使用商标的企业扩大经营区域及规模，单纯经营地址的变更不应当认为扩大经营区域并构成超出“原使用范围”，因而应当认定本案被告构成在先使用。
【作者简介】
李国忠、刘剑腾、白俊勇，天津市第一中级人民法院法官
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责任编辑：研究会秘书处
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