《中国知识产权审判年度典型案例评析（2019年卷）》由北京知识产权司法保护研究会编著，本书汇集了全国法院推荐的46件最新知识产权典型案例，聚焦知识产权热点疑难问题。
涵括专利、商标、著作权、不正当竞争、植物新品种等案件。由主审法官撰写法官评析，展现审判思路，剖析法律依据，高度提炼案情和裁判要旨，突出争议焦点。
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主 编
杨柏勇
北京高院审判委员会专职委员、知识产权庭庭长
编委会成员
林广海 李 剑 杨柏勇 陈锦川 宋 健 刘军华 陈惠珍 黄从珍 王晓明 徐 翠 于军波 王亦非 谢甄珂 江 波
关于国内完成的发明创造在国外申请专利时发明人能否适用中国法获得发明人报酬的问题
——吴庆与希美克(广州)实业有限公司、BETTELI LIMITED职务发明创造发明人报酬纠纷案
【案件基本信息】
二审案号 | (2018)粤民终1824号 |
一审案号 | (2016)粤73民初1721号 |
案由 | 侵害发明专利权纠纷 |
合议庭 | 审判长：邱永清 |
审判员：肖海棠 | |
审判员：喻洁 | |
法官助理 | 石静涵 |
书记员 | 孙燕敏 |
当事人 | 上诉人(原审原告)：希美克(广州)实业有限公司 |
被上诉人(原审被告)：吴丰庆 | |
二审裁判日期 | 2018年12月11日 |
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【裁判要旨】
职务发明创造与发明专利权应有所区别，发明人报酬的立足点在于发明人在中国境内完成职务发明创造且用人单位通过实施职务发明创造获利；因此发明人在国内完成的发明创造，即使用人单位授权第三人在国外申请专利，发明人也能适用中国法向用人单位主张发明人报酬，但发明人不应向用人单位以外的第三方主张发明人报酬。
【案情介绍】
吴某庆在希美克(广州)实业有限公司(以下简称希美克公司)工作期间，完成了“防止锁闭的防风门插芯锁”的职务发明创造。2003年12月5日，吴某庆签署了专利申请权转让书，向BETTELI转让涉案职务发明创造在美国、美国领属地以及所有外国的与发明有关的一切权益。但是，BETTELI就专利申请权转让未向吴某庆或希美克公司支付过转让对价。BETTELI于2003年12月9日将涉案职务发明创造在美国申请发明专利，发明人列明为吴某庆。希美克公司和BETTELI未将涉案职务发明创造在美国以外的国家申请过其他专利。其后BETTELI委托希美克公司在中国境内制造使用涉案专利的产品，然后希美克公司再全部出口至美国提供给BETTELI进行销售；BETTELI称由于涉案专利对应技术在中国境内未申请专利权，因此无需就希美克公司的生产行为进行专利授权许可，希美克公司和BETTELI之间是通过订单方式完成委托生产并出口的。吴某庆多次要求希美克公司支付职务发明的发明人报酬，希美克公司以该专利属于国外专利为由拒绝，吴某庆因此起诉至法院要求希美克公司和BETTELI支付发明人报酬。
【裁判结果】
广州知识产权法院作出一审民事判决：希美克公司向吴某庆支付发明人报酬30万元；驳回吴某庆的其他诉讼请求。希美克公司不服一审判决提起上诉，广东省高级人民法院作出民事判决：驳回上诉，维持原判
【法官评析】
一般而言，职务发明创造发明人报酬是由于发明人与其用人单位之间因雇佣劳动关系而产生的，用人单位在中国申请专利并实施获利后，依照我国专利法及实施细则的规定应当给予发明人报酬。本案情形是在中国境内完成的职务发明创造，在外国申请获得专利权而未在中国申请专利，发明人能否依据中国专利法主张发明人报酬的纠纷。法院在法律适用上既准确把握了发明人报酬相关规定的立法本意，指出发明创造与发明专利权应有所区别，发明人报酬的立足点在于发明人在中国境内完成职务发明创造且用人单位通过实施职务发明创造获利；又在其法律适用的外延上进行了创新，将发明人报酬规定的适用范围涵盖了国内完成职务发明创造后到外国申请专利的情形。因此，案件处理体现公平正义，具有典型及开拓意义，具体如下：
一、发明人在国内完成的发明创造在国外申请专利能否适用中国法获得发明人报酬
专利法第六条第一款规定：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。专利法第十六条规定：发明创造专利实施后，被授予专利权的单位根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。从上述法条的规定可知，职务发明创造是基于用人单位与发明人之间的劳动雇佣关系而产生的；用人单位在职务发明创造专利实施获利后，应当给予发明人报酬。因此职务发明创造的发明人获得报酬的基本要件应当是发明人在中国境内的用人单位完成职务发明创造，并且用人单位通过实施该职务发明创造而获利。本案这种关联公司之间先行转让专利申请权、而后委托制造专利产品的方式，令涉案职务发明创造在美国获得授权并公开，由于新颖性问题已不可能在中国继续申请发明专利；同时希美克公司在中国境内却依然可以根据BETTELI的委托实施发明创造生产专利产品从而获得实际利益，达到其将发明人作出重要贡献的涉案发明创造在中国申请专利后实施获利的相同效果。因此，若以涉案专利属于美国专利为由认定不应适用我国法律关于职务发明创造发明人报酬的规定，对于发明人显失公平，也纵容了用人单位此种实际获利同时规避支付发明人报酬的行为。因此，对于吴某庆提出的职务发明创造发明人报酬之诉讼请求，本案诉讼应当适用中国法。
二、发明人能否向用人单位以外的第三方主张发明人报酬
专利法规定的职务发明创造是基于用人单位与发明人之间的劳动雇佣关系而产生的，发明人基于劳动合同，按照用人单位的要求履行本职工作；而用人单位则依据与发明人的合同约定或者专利法关于职务发明报酬的相关规定，给予发明人报酬。因此，专利法第十六条所规定的“被授予专利权的单位”不应理解为现在的专利权人，而应理解为与发明人有劳动雇佣关系，且在职务发明创造完成时本应依法享有专利申请权的用人单位。至于用人单位将专利申请权转让给第三人或者在获得专利权后转让给第三人的情况，参照《中华人民共和国合同法》第三百二十六条关于“法人或者其他组织应当从使用和转让该项职务技术成果所取得的收益中提取一定比例，对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬”之规定以及《中华人民共和国促进科技成果转化法》第四十五条第一款第(一)项规定，科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的，将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之五十的比例对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬，在职务发明创造发明人报酬的法律关系中承担支付发明人报酬的责任主体依然是用人单位，而非受让专利申请权或专利权的第三人。假设第三人对于用人单位向发明人履行上述债务存在侵害债权的客观行为及主观过错，发明人可在用人单位确实无法履行支付发明人报酬之债的损害结果已发生的前提下，另向第三人主张侵权之诉。
三、关于发明主张的一次性报酬的诉讼时效问题
《中华人民共和国专利法实施细则》第七十八条规定，被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。根据以上规定，发明创造专利实施后，发明人的一次性报酬在专利权有效期内没有明确规定履行期限，因此吴某庆作为发明人在专利权的有效期内主张一次性报酬，没有超过诉讼时效。
综上，法院考虑各项因素酌定希美克公司应支付吴某庆职务发明创造的发明人报酬共人民币30万元；同时因本案属于发明人报酬请求权纠纷，并非专利侵权纠纷，故对于吴某庆合理费用的主张不予支持。
【作者简介】
朱文彬，广州知识产权法院法官
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责任编辑：研究会秘书处
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