10月19日，由北京市知识产权公共服务中心主办，北京知识产权司法保护研究会承办，天津市知识产权保护中心、河北省知识产权保护中心协办的“涉外商业秘密保护研讨”活动以线上形式成功举办。

 

主题分享环节，天元律师事务所合伙人孙彦律师以“涉外商业秘密诉讼及海外人才引进风险防范”为主题进行了分享。

以下为嘉宾发言要点，由北京知识产权司法保护研究会根据嘉宾发言内容整理。

一、中国企业因商业秘密纠纷在境外涉诉的情况

1.针对重点行业，判赔金额高。根据中国知识产权研究会发布的《2021年中国企业在美知识产权纠纷调查报告》， 商业秘密诉讼主要涉及信息技术行业和设备制造行业。从判赔金额看，中国企业在美国涉诉的专利案件平均判赔额1102.17万美元，商标诉讼案件为65.20万美元，商业秘密案件为1024.75万美元。

2.司法诉讼与行政制裁相结合。

3.刑事诉讼与民事诉讼相结合。

4.域外诉讼管辖与法律适用。权利人利用长臂管辖直接在美国提起诉讼，并适用美国联邦及各州的商业秘密法，加大了中国企业的应诉成本和难度。

二、《中美经贸协议》的签订与商业秘密保护

2020年1月15日，中美签订第一阶段的经贸协议《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》，即《中美经贸协议》。《中美经贸协议》将知识产权作为了协议的第一章节，并对“商业秘密和保密商务信息”单独作为第二节，约定确保对商业秘密和保密商务信息的有效保护并加强商业秘密保护方面的合作。

 

《中美经贸协定》从商业秘密和保密商务信息的含义、侵犯商业秘密责任人的范围、构成侵犯商业秘密的禁止行为的范围、民事程序中的举证责任转移、阻止适用商业秘密的临时措施、启动刑事执法的门槛、刑事程序和处罚、保护商业秘密和保密商务信息免于政府机构未经授权的披露等八个方面对商业秘密的保护进行约定。

《中美经贸协议》第1.4条规定了构成侵犯商业秘密的禁止行为，第1.5条规定了民事程序中的举证责任转移，第1.6条规定了阻止使用商业秘密的临时措施，第1.7条规定了启动刑事执法的门槛，第1.9条规定了保护商业秘密和保密商务信息免于政府机构未经授权的披露。 

中方对《中美经贸协议》的司法实施，包括《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2020〕7号），2020年8月24日由最高人民法院审判委员会第1810次会议通过，自2020年9月12日起施行。其典型内容为第二十四条，权利人已经提供侵权人因侵权所获得的利益的初步证据，但与侵犯商业秘密行为相关的账簿、资料由侵权人掌握的，人民法院可以根据权利人的申请，责令侵权人提供该账簿、资料。侵权人无正当理由拒不提供或者不如实提供的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

 

《最高人民检察院公安部关于修改侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准的决定》2020年9月17日颁布。其典型内容为，商业秘密的权利人为减轻对商业运营、商业计划的损失或者重新恢复计算机信息系统安全、其他系统安全而支出的补救费用，应当计入给商业秘密的权利人造成的损失。

三、中国企业在境外商业秘密诉讼中的应诉策略

中国企业在境外商业秘密诉讼中的应诉策略，主要体现为商业秘密被诉侵权的一般抗辩思路，即商业秘密构成要件的抗辩，自主研发抗辩，反向工程抗辩，不明知、不应知的抗辩，考虑主动提起诉讼等反制措施等。

 

商业秘密构成要件的抗辩，主要包括：1.秘点不明确或原告主张商业秘密范围过于抽象、宽泛；2.不满足秘密性要求，属于公知信息；3.未采取保密措施；4.保密措施无效、不可识别、不适当；5.保密义务无约定具体保密内容；6.不具有商业价值。

自主研发抗辩主要为主张其使用的技术信息或经营信息系其自行开发形成。对此需提供充足证据予以证明。

反向工程抗辩主要适用于技术信息，主张通过技术手段对公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析而获得该产品的有关技术信息。对此，需提供证据予以证明。反向工程产生两个法律效果：一是被告不构成侵权；二是反向工程并不意味着该商业秘密丧失秘密性。

不明知、不应知的抗辩体现为，企业作为第三人的抗辩理由，即企业以员工的违法行为不明知；或不应知而抗辩其没有侵犯权利人的商业秘密。

 

考虑主动提起诉讼等反制措施，在对对方已提起的诉讼积极归纳抗辩意见、收集证据材料之外，若中国企业有疑虑且认为有必要，可以考虑采取应诉之外的包括主动提起诉讼、请求行政调查等的反制措施。

四、企业海外人才引进中的商业秘密风险防范与合规建议

商业秘密侵权的高风险情形主要包括：人才流动、供应商泄密、合作方泄密、竞争对手盗窃。

 

人才流动导致商业秘密侵权风险的具体场景体现为：1.离职员工带走企业的客户资源等经营信息，加入竞争对手企业或者创办同业竞争企业；2.离职员工带着企业的技术图纸、制作工艺、配方等技术信息，加入竞争对手企业或者创办同业竞争企业；3.员工经第三方利诱或其他原因，将经营信息和/或技术信息出售、披露给第三方；4.招聘的新员工，企业因该等员工侵犯原雇主的商业秘密而受到牵连。

海外人才引进中的商业秘密合规建议主要包括：1.对引进人才的工作背景和技术来源进行必要调查；3.从引进人员岗位设置上建立防火墙；3.通过签署承诺函等书面文件以证明尽到合理注意义务；4.做好研发记录；5.调查引进人才所在国的法律制度。

对引进人才的工作背景和技术来源进行必要调查。在人员聘用中引入知识产权尽职调查，审慎接触竞争对手的此类信息，禁止聘用人员使用前雇主甚至任何第三方的机密信息或专有信息，要求聘用人员对前雇主和自身均承担保密义务，避免聘用人员违反保密义务，以尽可能降低被指控侵犯商业秘密的风险，并保护自身的商业秘密，使企业免于陷入侵犯他人商业秘密等权益的纠纷之中。

 

从引进人员岗位设置上建立“防火墙”。在人才引进的过程中，在对其既有工作经验和技术能力充分调查的基础上，在岗位安排中应对其在原单位掌握和能够掌握的商业秘密进行必要区分、隔离。

通过签署承诺函等书面文件以证明尽到合理注意义务。无论是在中国法还是在美国法下，均以“明知或应知”作为企业构成商业秘密侵权行为的主观要件。企业在海外人才引进中，可以通过与员工签署承诺保证函等方式证明企业已经尽到了合理注意义务对前雇主享有的商业秘密加以避让，并不存在“明知或应知”的情况。

做好研发记录。有些中国企业在自主研发过程中，没有做好研发记录，导致在美国诉讼中，存在有关技术虽由中国企业自主研发，却仍然被美国法院认定存在侵犯商业秘密的情况。因此，中国企业应在研发过程中做好研发记录，并以适当形式予以固定，以为潜在的抗辩提供原始依据。

调查引进人才所在国的法律制度。充分了解拟引进人选所在国的法律环境，特别是知识产权法律制度、重要判例以及相关政策。

       作者：研究会秘书处

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