【10大推荐】2019年中国法院10大知识产权案件--“武侠Q传游戏”案(2020) “武侠Q传游戏”侵害改编权及不正当竞争纠纷案  明河社出版有限公司、完美世界（北京）软件有限公司与北京火谷网络科技股份有限公司、昆仑乐享网络技术有限公司、昆仑万维科技股份有限公司侵害改编权及不正当竞争纠纷案。 (2018)京民终226号 二审合议庭审　判　长　杨柏勇审　判　员　苏志甫审　判　员　周   波书　记　员　李晓琳 案情摘要明河社出版有限公司（简称明河社）是《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《笑傲江湖》等作品在中国境内的专有使用权人。经明河社同意，查良镛（金庸）将上述作品部分区域和期间内移动终端游戏软件改编权及后续软件的商业开发权独家授予完美世界（北京）软件有限公司（简称完美世界公司）。被诉侵权的武侠Q传游戏由北京火谷网络科技股份有限公司（简称火谷网）开发，昆仑乐享网络技术有限公司（简称昆仑乐享公司）经授权可在中国大陆等多个国家和地区独家运营该游戏。昆仑万维科技股份有限公司（简称昆仑万维公司）为涉案游戏的运营者。涉案游戏共有人物卡牌、武功卡牌、配饰卡牌和阵法卡牌等四类卡牌，经比对，涉案游戏在人物描述、武功描述、配饰描述、阵法描述、关卡设定等多个方面与涉案武侠小说中的相应内容存在对应关系或相似性。火谷网认可开发时借鉴和参考了权利人作品中的元素。一审法院认为，现有证据不能证明涉案游戏软件构成对权利人任意一部作品的改编。但火谷网、昆仑乐享公司和昆仑万维公司的行为构成对明河社及完美世界公司的不正当竞争。据此判令火谷网、昆仑乐享公司和昆仑万维公司停止侵权、消除影响，并赔偿明河社等经济损失16 319 658元。双方当事人均不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院二审认定涉案游戏构成对权利人作品的改编，火谷网构成对明河社和完美世界公司享有权利作品移动终端游戏软件改编权的侵害。火谷网作为开发者，昆仑乐享公司、昆仑万维公司作为游戏运营者，三者应共同承担侵权责任。由于已经认定涉案游戏构成对权利人改编权的侵害，故不再适用反不正当竞争法对被诉侵权行为进行评述。据此判决驳回上诉、维持一审判决。典型意义本案是涉及作品游戏改编权的典型案例。《射雕英雄传》《倚天屠龙记》《神雕侠侣》《笑傲江湖》是金庸先生创作的四部知名武侠小说。被诉侵权卡牌游戏对权利人作品的改编方式，不同于通常形式上的抄袭剽窃，侵权人在改编时并未完整使用权利人作品中的故事情节，而是对人物角色、人物特征、人物关系、武功招式以及武器、阵法、场景等创作要素进行了截取式、组合式的使用。二审法院明确，在游戏改编过程中，未经许可对他人作品中人物角色、人物特征、人物关系、武功招式以及武器、阵法、场景等具体创作要素进行截取式、组合式使用，且由此所表现出的人物特征、人物关系以及其他要素间的组合关系与原作品中的选择、安排、设计不存在实质性差别，未形成脱离于原作品独创性表达的新表达，即构成对他人作品改编权的侵犯，进一步厘清了侵害改编权与合理借鉴的行为边界。此外，二审判决在充分考虑权利人作品市场价值的基础上，判令三被告承担1600余万元的赔偿责任，坚持了知识产权侵权赔偿的市场价值导向，切实保障权利人获得了充分赔偿。 我会会员完美世界心声   知识产权是文创产业的核心生产力，其中文字作品是最为常见的文创产业授权衍生链的起点，游戏/影视改编许可又是文字作品作者最为重要的变现获益方式，优秀的武侠/言情/玄幻等小说等已经成为游戏改编的热门题材，游戏开发者对改编权授权金和研发投入动辄千万元计。可以说，改编权的权利范围直接关乎小说等原作著作权人和游戏研发者等的核心利益，该权利上附载的财产价值随着数字文娱产品的盈利能力不断攀高而超越了以往任何一个时代。原作小说中的核心创作元素（如人物角色/特征/关系、武功/武器/阵法/场景等）往往是改编权价值的关键所在，相关许可协议中也会强调对此类元素的使用。北京高院在本案终审判决中明确了文字作品改编权的判定规则，厘清了侵害改编权与合理借鉴的边界，极大完善了小说著作权人、游戏改编权人从著作权法获得保护的路径。进一步的，本案中确定的改编权认定规则为促进文创产业授权生态链的发展起到了正本清源的作用，不仅在个案中保护了金庸先生小说授权链上系列权利人的经济利益，支持了原告完美世界集团在获取版权许可方面的正当做法，而且为游戏从业者的正版化投入吃了定心丸，进一步鼓励了积极正向的版权产业竞争环境和市场规则。4月23日，完美世界发布2019年年报，期内公司游戏业务实现营业收入68.61亿元，同比增长26.56%，实现净利润18.98亿元，同比增长38.70%。根据同日披露的2020年Q1财报，一季度游戏业务延续强劲势头，实现收入21.08亿元，同比增长47.69%，游戏业务净利润同比增长67.33%。今年一季度，上市公司整体实现营收25.74亿元，同比增长26. 09%；实现净利润6.14亿元，同比增长26.41%，扣非净利润同比增长29.17%，主要来自游戏业务增长。一季度经营性现金流净额5.71亿元，同比增长426.42%，主要系游戏业务表现良好带来流水增加所致。“在线数字文娱”已经成为疫情之下最具活力和突破空间的亮点产业之一，坚定有力的知识产权司法保护必将为这个产业实现“逆风起舞”和蓬勃发展提供强大的助力、保障、信心。  扫码查看判决书 

【10大推荐】2019年中国法院10大知识产权案件—“MLGB”案(2020) “MLGB”商标权无效宣告请求行政纠纷案上海俊客贸易有限公司与原国家工商行政管理总局商标评审委员会、姚洪军商标权无效宣告请求行政纠纷案 （2018）京行终137号行政判决书 【二审合议庭】 审   判   长     陶   钧审   判   员     孙柱永 代理审判员     陈   曦书   记   员     郭媛媛 (2016) 京73行初6871号判决书 【一审合议庭】 审   判   长      张晓霞 人民陪审员      周   华人民陪审员      李来军 法 官 助 理      高瞳辉书   记   员      王美晶案件详情 涉案商标“MLGB”由上海俊客贸易有限公司（简称上海俊客公司）申请注册。在法定期限内，姚洪军针对涉案商标，向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提起注册商标无效宣告申请。商标评审委员会认为，涉案商标的字母组合在网络等社交平台上广泛使用，含义消极、格调不高，用作商标有害于社会主义道德风尚，易产生不良影响。上海俊客公司虽称涉案商标指称“My life is getting better”，但并未提交证据证明该含义已为社会公众熟知，社会公众更易将“MLGB”认知为不文明用语。商标评审委员会据此裁定宣告涉案商标权无效。上海俊客公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院判决驳回上海俊客公司的诉讼请求。上海俊客公司不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院认为，网络环境下已有特定群体认为“MLGB”具有不良影响的含义，应认定涉案商标含义消极、格调不高。据此判决驳回上诉，维持一审判决。典型意义近年来，人民法院坚持在知识产权司法裁判中体现正确的价值导向，增强司法的道德底蕴，提高公众对裁判的认同感，传播知识产权司法保护的正能量。商标法禁止具有不良影响的标志作为商标使用，避免具有不良影响的商标进入市场环境、在知识产权司法裁判中体现正确的价值导向，是人民法院担负的重要职责。本案终审判决的作出，对于净化网络环境、制止以擦边球方式迎合“三俗”行为均具有良好的示范效应，充分发挥了司法裁判对主流文化意识传承和价值观引导的职责作用。此外，二审判决还进一步拓展了此类案件的审理思路，明确了人民法院在判断商标是否具有不良影响的过程中，应当考量的判断主体、时间节点、判断标准以及举证责任等。本案裁判对于人民法院在类似案件审理过程中准确理解和正确适用商标法第十条第一款第八项关于“其他不良影响”的规定，具有指导意义。  扫码查看判决书

【优秀案例】2019年度优秀知识产权案例推送（三十四）(2020) 《中国知识产权审判年度典型案例评析（2019年卷）》由北京知识产权司法保护研究会编著，本书汇集了全国法院推荐的46件最新知识产权典型案例，聚焦知识产权热点疑难问题。 涵括专利、商标、著作权、不正当竞争、植物新品种等案件。由主审法官撰写法官评析，展现审判思路，剖析法律依据，高度提炼案情和裁判要旨，突出争议焦点。 为满足广大读者需求，北京知识产权司法保护研究会将精选本书中典型案例定期微信推送，敬请期待！  主    编      杨柏勇    北京高院审判委员会专职委员、知识产权庭庭长 编委会成员 林广海    李    剑    杨柏勇    陈锦川    宋    健    刘军华    陈惠珍  黄从珍    王晓明    徐    翠    于军波    王亦非    谢甄珂    江    波 关于国内完成的发明创造在国外申请专利时发明人能否适用中国法获得发明人报酬的问题 ——吴庆与希美克(广州)实业有限公司、BETTELI LIMITED职务发明创造发明人报酬纠纷案  【案件基本信息】二审案号(2018)粤民终1824号一审案号(2016)粤73民初1721号案由侵害发明专利权纠纷合议庭审判长：邱永清审判员：肖海棠审判员：喻洁法官助理石静涵书记员孙燕敏当事人上诉人(原审原告)：希美克(广州)实业有限公司　被上诉人(原审被告)：吴丰庆二审裁判日期2018年12月11日  扫描二维码查看判决书  【裁判要旨】 职务发明创造与发明专利权应有所区别，发明人报酬的立足点在于发明人在中国境内完成职务发明创造且用人单位通过实施职务发明创造获利；因此发明人在国内完成的发明创造，即使用人单位授权第三人在国外申请专利，发明人也能适用中国法向用人单位主张发明人报酬，但发明人不应向用人单位以外的第三方主张发明人报酬。 【案情介绍】  吴某庆在希美克(广州)实业有限公司(以下简称希美克公司)工作期间，完成了“防止锁闭的防风门插芯锁”的职务发明创造。2003年12月5日，吴某庆签署了专利申请权转让书，向BETTELI转让涉案职务发明创造在美国、美国领属地以及所有外国的与发明有关的一切权益。但是，BETTELI就专利申请权转让未向吴某庆或希美克公司支付过转让对价。BETTELI于2003年12月9日将涉案职务发明创造在美国申请发明专利，发明人列明为吴某庆。希美克公司和BETTELI未将涉案职务发明创造在美国以外的国家申请过其他专利。其后BETTELI委托希美克公司在中国境内制造使用涉案专利的产品，然后希美克公司再全部出口至美国提供给BETTELI进行销售；BETTELI称由于涉案专利对应技术在中国境内未申请专利权，因此无需就希美克公司的生产行为进行专利授权许可，希美克公司和BETTELI之间是通过订单方式完成委托生产并出口的。吴某庆多次要求希美克公司支付职务发明的发明人报酬，希美克公司以该专利属于国外专利为由拒绝，吴某庆因此起诉至法院要求希美克公司和BETTELI支付发明人报酬。 【裁判结果】 广州知识产权法院作出一审民事判决：希美克公司向吴某庆支付发明人报酬30万元；驳回吴某庆的其他诉讼请求。希美克公司不服一审判决提起上诉，广东省高级人民法院作出民事判决：驳回上诉，维持原判 【法官评析】  一般而言，职务发明创造发明人报酬是由于发明人与其用人单位之间因雇佣劳动关系而产生的，用人单位在中国申请专利并实施获利后，依照我国专利法及实施细则的规定应当给予发明人报酬。本案情形是在中国境内完成的职务发明创造，在外国申请获得专利权而未在中国申请专利，发明人能否依据中国专利法主张发明人报酬的纠纷。法院在法律适用上既准确把握了发明人报酬相关规定的立法本意，指出发明创造与发明专利权应有所区别，发明人报酬的立足点在于发明人在中国境内完成职务发明创造且用人单位通过实施职务发明创造获利；又在其法律适用的外延上进行了创新，将发明人报酬规定的适用范围涵盖了国内完成职务发明创造后到外国申请专利的情形。因此，案件处理体现公平正义，具有典型及开拓意义，具体如下： 一、发明人在国内完成的发明创造在国外申请专利能否适用中国法获得发明人报酬 专利法第六条第一款规定：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。专利法第十六条规定：发明创造专利实施后，被授予专利权的单位根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。从上述法条的规定可知，职务发明创造是基于用人单位与发明人之间的劳动雇佣关系而产生的；用人单位在职务发明创造专利实施获利后，应当给予发明人报酬。因此职务发明创造的发明人获得报酬的基本要件应当是发明人在中国境内的用人单位完成职务发明创造，并且用人单位通过实施该职务发明创造而获利。本案这种关联公司之间先行转让专利申请权、而后委托制造专利产品的方式，令涉案职务发明创造在美国获得授权并公开，由于新颖性问题已不可能在中国继续申请发明专利；同时希美克公司在中国境内却依然可以根据BETTELI的委托实施发明创造生产专利产品从而获得实际利益，达到其将发明人作出重要贡献的涉案发明创造在中国申请专利后实施获利的相同效果。因此，若以涉案专利属于美国专利为由认定不应适用我国法律关于职务发明创造发明人报酬的规定，对于发明人显失公平，也纵容了用人单位此种实际获利同时规避支付发明人报酬的行为。因此，对于吴某庆提出的职务发明创造发明人报酬之诉讼请求，本案诉讼应当适用中国法。 二、发明人能否向用人单位以外的第三方主张发明人报酬 专利法规定的职务发明创造是基于用人单位与发明人之间的劳动雇佣关系而产生的，发明人基于劳动合同，按照用人单位的要求履行本职工作；而用人单位则依据与发明人的合同约定或者专利法关于职务发明报酬的相关规定，给予发明人报酬。因此，专利法第十六条所规定的“被授予专利权的单位”不应理解为现在的专利权人，而应理解为与发明人有劳动雇佣关系，且在职务发明创造完成时本应依法享有专利申请权的用人单位。至于用人单位将专利申请权转让给第三人或者在获得专利权后转让给第三人的情况，参照《中华人民共和国合同法》第三百二十六条关于“法人或者其他组织应当从使用和转让该项职务技术成果所取得的收益中提取一定比例，对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬”之规定以及《中华人民共和国促进科技成果转化法》第四十五条第一款第(一)项规定，科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的，将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之五十的比例对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬，在职务发明创造发明人报酬的法律关系中承担支付发明人报酬的责任主体依然是用人单位，而非受让专利申请权或专利权的第三人。假设第三人对于用人单位向发明人履行上述债务存在侵害债权的客观行为及主观过错，发明人可在用人单位确实无法履行支付发明人报酬之债的损害结果已发生的前提下，另向第三人主张侵权之诉。 三、关于发明主张的一次性报酬的诉讼时效问题 《中华人民共和国专利法实施细则》第七十八条规定，被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。根据以上规定，发明创造专利实施后，发明人的一次性报酬在专利权有效期内没有明确规定履行期限，因此吴某庆作为发明人在专利权的有效期内主张一次性报酬，没有超过诉讼时效。 综上，法院考虑各项因素酌定希美克公司应支付吴某庆职务发明创造的发明人报酬共人民币30万元；同时因本案属于发明人报酬请求权纠纷，并非专利侵权纠纷，故对于吴某庆合理费用的主张不予支持。 【作者简介】    朱文彬，广州知识产权法院法官    扫描二维码可购买图书 

【优秀案例】2019年度优秀知识产权案例推送（三十三）(2020) 《中国知识产权审判年度典型案例评析（2019年卷）》由北京知识产权司法保护研究会编著，本书汇集了全国法院推荐的46件最新知识产权典型案例，聚焦知识产权热点疑难问题。 涵括专利、商标、著作权、不正当竞争、植物新品种等案件。由主审法官撰写法官评析，展现审判思路，剖析法律依据，高度提炼案情和裁判要旨，突出争议焦点。 为满足广大读者需求，北京知识产权司法保护研究会将精选本书中典型案例定期微信推送，敬请期待！  主    编     杨柏勇    北京高院审判委员会专职委员、知识产权庭庭长 编委会成员 林广海    李    剑    杨柏勇    陈锦川    宋    健    刘军华    陈惠珍  黄从珍    王晓明    徐    翠    于军波    王亦非    谢甄珂    江    波 变更经营地址但未超出原经营规模不应被认定为超出原使用范围——穆某波与鸿顺德雅集(天津)商贸有限公司侵害商标权纠纷案 【案件基本信息】 二审案号(2018)津01民终4710号一审案号(2017)津0101民初7702号案由侵害商标权纠纷合议庭审判长：李国忠代理审判员：刘雪峰代理审判员：刘剑腾法官助理刘洋书记员朴志永当事人上诉人(原审原告)：穆怀波被上诉人(原审被告)：天津市红桥区鸿顺德族民饭庄二审裁判日期2018年7月26日  扫描二维码查看判决书  【裁判要旨】 天津市河北区鸿顺德饭庄在涉案商标申请注册之前使用“鸿顺德”标识的行为可以视为鸿顺德族民饭庄的在先使用行为，且该使用行为使鸿顺德标识具有一定的影响和商誉。被告变更经营地址的行为并未扩大鸿顺德标识的使用范围，不应被认定为超出了原使用范围，故被告使用鸿顺德标识构成在先使用。 【案情介绍】  穆某波于2014年10月申请注册了“鸿顺德”商标，并于2015年12月核准注册，核定使用在饭店、快餐店等服务中。天津市红桥区鸿顺德族民饭庄(以下简称鸿顺德族民饭庄)的经营者张某于2000年8月在天津市河北区注册了天津市河北区鸿顺德饭庄，并于2015年3月在天津市红桥区注册了鸿顺德族民饭庄。鸿顺德族民饭庄在经营中使用了“鸿顺德”标志，且在相关公众范围内具有一定的知名度。穆某波认为鸿顺德族民饭庄未经许可，在企业名称、店面招牌及产品宣传资料中使用了“鸿顺德”标识，起诉请求判令鸿顺德族民饭庄停止侵权、赔偿损失等。 【裁判结果】 天津市和平区人民法院认为，鸿顺德族民饭庄及天津市河北区鸿顺德饭庄为同一经营主体即经营者张某，张某注册经营天津市河北区鸿顺德饭庄并使用“鸿顺德”标志的时间早于穆某波申请涉案注册商标的注册时间。鸿顺德族民饭庄使用的“鸿顺德”标志有一定的影响，且已经积累了一定的商誉。故鸿顺德族民饭庄的经营者张某使用“鸿顺德”标志具有在先使用权，穆某波无权禁止其在原使用范围内继续使用该商标。二审法院认为，天津市河北区鸿顺德饭庄在涉案商标申请注册之前使用“鸿顺德”标识的行为可以视为鸿顺德族民饭庄的在先使用行为，且该使用行为使“鸿顺德”标识具有一定的影响和商誉。鉴于天津市河北区鸿顺德饭庄已停止经营，其经营者张某继续经营鸿顺德族民饭庄，应认定为只是经营地址发生了变化，并未扩大“鸿顺德”标识的使用范围，故鸿顺德族民饭庄使用“鸿顺德”标识不应被认定为超出了原使用范围。鸿顺德族民饭庄使用“鸿顺德”标识符合商标在先使用的条件， 【法官评析】  一、商标在先使用抗辩的法律构成要件 商标权注册主义是商标在先使用制度设立的重要原因，系为了保护在先使用人在先形成的商誉，赋予在先使用商标人在先使用抗辩，以对抗商标专用权人的侵权主张。我国商标法第五十九条第三款规定的在先使用抗辩构成要件有四：第一，在先使用时间早于商标注册人使用该商标的时间；第二，在先使用时间早于商标申请注册日；第三，在相同或者类似商品上先使用的相同或者近似商标已取得一定影响；第四，使用人继续使用该商标不得超出原使用范围。 二、关于商标在先使用抗辩适用于本案的分析 我国商标法规定的在先使用四要件可以归纳为三个要素：时间要素、使用要素及范围要素。时间要素要求在先使用行为早于注册商标人使用该商标的时间，且早于商标申请注册日。早于商标申请注册日实践中争议不大，但是早于注册商标人使用该商标的时间实践中认识不一。有意见认为，虽然晚于注册商标人使用，但是早于商标申请注册日也可以构成在先使用抗辩。单纯从商标法第五十九条第三款的规定分析，应当认定晚于注册商标人使用的行为不构成在先使用抗辩，但是实践中有些企业虽然商标使用行为晚于商标注册人，但是其系基于善意且无过失的自主使用，如果将其排除出在先使用范畴，难言合理。作者认为，在时间要素方面在先使用抗辩一般需满足两个先于的时间标准，但是如果在先使用人主观并无恶意，且有证据证明其并未接触到商标注册人使用在先的商标，则即便商标注册人使用在先，在先使用行为亦符合在先使用要件。 关于使用要素，在先使用要求先用行为应当满足在相同或者类似商品上先使用的相同或者近似商标已取得一定影响的要求。在同种或类似商品或服务上使用易于判断，但是司法实践中如何判断在先使用商标已取得一定影响，则稍显困难。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》规定，在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。该条文界定的有一定影响指的应当是最低意义上的影响，也即在先使用人通过一定时间，在一定地域范围内的使用，使得特定地域范围内的消费者形成对该标识与营业之间的特定联系的固有认识，就可以认定为有一定影响。 本案被告使用“鸿顺德”标识的时间早于商标注册人使用时间，也早于涉案商标的申请注册日，在时间要素上符合在先使用抗辩的要求。且原告提交的其持续使用“鸿顺德”标识的时间、区域等证据及关于原告的新闻报道等证据，证明原告的“鸿顺德”标识已经积累了一定的商誉，具有一定的影响。因而被告使用鸿顺德标识是否构成在先使用，关键在于被告变更经营地址是否应当被认定为超出原使用范围。 三、原使用范围的界定 如何理解商标法第五十九条第三款规定的“原使用范围”，实践中较为混乱。在蒋玉友诉南京夫子庙饮食有限公司等侵害注册商标专用权纠纷案中，江苏省高级人民法院认为，具有历史渊源的商业标识使用在先，商标注册人注册该商标在后的，可以允许标识使用者在原有范围内，且不改变原有标识和扩大经营区域及规模的前提下，附加区别性标识继续使用。而在北京中创东方教育科技有限公司诉北京市海淀区启航考试培训学校等侵害商标权纠纷案中，北京知识产权法院法官认为，对“原有范围”的要求应结合该条款的立法目的、商标本身的特性以及经营活动的特点等因素综合分析。“后续使用”的“商标”及“商品或服务”应与在先使用的商标及商品或服务“相同”或“基本相同”，而不能延及未使用过的类似商品或服务上的近似商标。此处所称的“使用规模”是指在先使用人自身的经营规模，不包括许可他人使用的情形。《商标法》第五十九条第三款规定的目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标的所有人的权益，该保护应是实质性的，对在后使用行为的使用规模不应有所限制。 从上述案例可以看到，实践中关于原使用范围的争议主要表现在四个方面：首先，在先使用的商标标识是否必须限于原标识；其次，在先使用的注册经营范围是否能够扩大或者变更；再次，在先使用人的主体范围是否限于在先使用人本人；最后，在先使用的经营规模包括地域规模是否可以扩大。 “原使用范围”的界定应当基于具体案情，根据在先使用标识企业的经营范围、行业特点以及企业发展状态进行个案认定。首先，在先使用的商标标识并非必须限于原标识。为了保障企业的经营自主权，应当允许经营者基于经营的需要对商标的字体、颜色及构造进行适于经营的变更，但是该变更使用行为应当是善意的，不得不当攀附注册商标商誉，更不得引起消费者的混淆。 其次，在先使用行为的注册经营范围是否能够扩大或者变更。基于商标法第五十九条第三款的文义解释，在先使用行为不能扩大或者变更注册经营范围。但是从商标侵权角度分析，如果在先使用人改变原有注册的经营范围，会导致原、被告在不同商品或者服务上使用相同或近似商标，排除原告商标为驰名商标的情形，扩大或变更经营范围直接排除了侵权发生的可能。虽然在先使用制度不允许，但是商标侵权构成原理则排除了该种使用行为的侵权可能性，因而应当认定允许在先使用商标的企业扩大或变更其经营范围。 再次，在先使用的主体是否限于“在先使用人”本人，该问题主要涉及在先使用人的被许可人是否可以援引在先使用进行不侵权抗辩。对于该问题，应当以被许可人获得许可的时间为标准进行判断。符合在先使用抗辩法定构成要件的、已在先获得许可的“被许可使用人”，应当可以在不超出原有范围的情况下继续获得使用的许可，并援引在先使用对抗侵权的主张；如果在先使用人在商标注册申请日以前没有发放许可，则其继后不能再行许可他人使用该商标，否则在先使用人与被许可人均构成侵权。 最后，关于在先使用的经营规模包括地域规模是否可以扩大，变更经营地址但是未超出原经营规模是否应被认定为超出原使用范围。江苏省高院认为，在先使用商标的企业不得扩大经营区域及规模，而北京知识产权法院的观点则认为，不应对在后使用行为的使用规模有所限制。根据文义解释的方法，原使用范围应当将在先使用的范围限定于原有经营范围、地域和规模。但是从企业的经营现实考虑，任何一个正常经营的企业都有内生的扩大经营的冲动，且商标法的宗旨在于保护注册商标的商标专用权，利用商标积累下的商誉扩大商品知名度并进而促进企业发展，禁止企业扩大生产经营也不合商标法的本旨。然而如果允许未注册在先使用商标扩大生产经营，则势必会损害注册商标人的权利，甚至会造成反向混淆。商标权注册主义制度的宗旨在于商标权注册取得，如果允许未注册商标企业利用他人已注册商标任意扩大生产经营，势必会造成市场上两种商标并存的状态，并进而导致消费者混淆并扰乱市场秩序。未注册商标人在未注册的状态下，明知市场上存在着经营同种或类似商品或服务的商标，仍然不采取补救措施而放任未注册状态的存在，本身也难言存在善意。因而江苏省高级人民法院观点殊值赞同，在先使用商标的企业不得扩大经营区域及规模，而只能在原有地域范围、经营范围和原有生产规模的基础上进行生产。 而对于在先使用人变更经营地址但未超出原经营规模的使用行为，是否应被认定为超出原使用范围，是本案被告是否构成侵权的关键。原使用范围的规定意在避免在先使用人扩大生产经营后可能造成的混淆，保护商标注册人利用商标形成的市场利益，所以商标法严格限定在先使用人只能在原使用范围内使用商标。如果在先使用人只是变更经营地址，并无攀附被告商标商誉的主观恶意，且未扩大生产经营规模，也未侵害注册商标人的市场利益，则应当认定被告不构成侵权。 本案原、被告均为提供餐饮服务的企业，并将鸿顺德作为企业字号的主要部分，且均不存在开设分店或者许可使用的情形。如果被告仍在原使用范围内使用鸿顺德标识，则可以认定被告的行为构成在先使用。餐饮店的经营特点决定其服务的地域范围是限定的，也即该餐饮店周边的特定区域。虽然鸿顺德族民饭庄的经营地址从天津市河北区变更为天津市红桥区，经营的地域范围发生变更，但是商标法在先使用制度禁止的是在先使用商标的企业扩大经营区域及规模，单纯经营地址的变更不应当认为扩大经营区域并构成超出“原使用范围”，因而应当认定本案被告构成在先使用。 【作者简介】 李国忠、刘剑腾、白俊勇，天津市第一中级人民法院法官    扫描二维码可购买图书 

【优秀案例】2019年度优秀知识产权案例推送（三十二）(2020) 《中国知识产权审判年度典型案例评析（2019年卷）》由北京知识产权司法保护研究会编著，本书汇集了全国法院推荐的46件最新知识产权典型案例，聚焦知识产权热点疑难问题。 涵括专利、商标、著作权、不正当竞争、植物新品种等案件。由主审法官撰写法官评析，展现审判思路，剖析法律依据，高度提炼案情和裁判要旨，突出争议焦点。 为满足广大读者需求，北京知识产权司法保护研究会将精选本书中典型案例定期微信推送，敬请期待！  主    编      杨柏勇    北京高院审判委员会专职委员、知识产权庭庭长 编委会成员 林广海    李    剑    杨柏勇    陈锦川    宋    健    刘军华    陈惠珍  黄从珍    王晓明    徐    翠    于军波    王亦非    谢甄珂    江    波 诚实信用原则在划定专利权边界中的作用——日本大自达电线股份有限公司与广州方邦电子股份有限公司侵害发明专利权纠纷案 【案件基本信息】 二审案号(2017)粤民终2363号一审案号(2017)粤73民初263号案由侵害发明专利权纠纷合议庭审判长：邱永清审判员：肖海棠审判员：喻洁法官助理张胤岩书记员孙燕敏当事人上诉人(原审原告)：大自达电线股份有限公司　被上诉人(原审被告)：广州方邦电子股份有限公司二审裁判日期2018年3月26日  扫描二维码查看判决书  【裁判要旨】 法院在对权利要求进行解释时，除了应当运用说明书、附图及其他相关权利要求以外，还应当结合专利审查档案进行解释。权利人在侵权诉讼中主张与申请时所同意的审查意见相左的意见，明显有违诚实信用原则的，即使不涉及根据禁止反悔原则限制等同原则适用的特定情形，亦不应得到法院的支持。 【案情介绍】 2010年2月3日，大自达系统电子株式会社(下称大自达株式会社)向国家知识产权局提交了一件名为“印刷布线板用屏蔽膜以及印刷布线板”的发明专利申请。在提交原始申请文件后，大自达株式会社对专利申请权利要求进行了修改。此后，国家知识产权局数次作出审查意见通知书，大自达株式会社相应地对权利要求进行了修改。2012年10月17日，涉案专利申请人由大自达株式会社变更为大自达公司。2012年11月28日，国家知识产权局就涉案专利申请发布授权公告(专利号：ZL200880101719.7)，专利权人为大自达公司。成立于2010年12月的方邦公司，是国内知名电磁屏蔽膜制造商，制造、销售了型号为HSF6000－2等8款屏蔽膜产品。2013年至2016年，方邦公司就上述8款产品获得销售毛利润3.05亿余元。然而，这8款产品却引发了一起巨额专利诉讼。2017年1月，大自达公司以上述8款产品落入了涉案专利权利要求8－10，构成专利侵权为由，将方邦公司起诉至广州知识产权法院，请求法院判令方邦公司销毁用于生产上述产品的设备和模具，以及销毁所有库存涉嫌侵权产品，并赔偿经济损失9200万元、合理维权费用72万元。 【裁判结果】 广州知识产权法院认为，本案的争议焦点是：(一)如何解释涉案专利权利要求8中关于第一金属层以波纹结构的方式形成这个技术特征，从而确定大自达公司涉案专利权的保护范围。(二)被诉侵权技术方案是否包含与“第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成”的技术特征相同或等同的技术特征，从而确定被诉侵权技术方案是否落入大自达公司涉案专利权的保护范围。 法院在对权利要求进行解释时，除了应当运用说明书、附图及其他相关权利要求以外，还应当结合专利审查档案进行解释，并且说明书、附图、其他相关权利要求以及专利审查档案对于权利要求的解释作用，优于工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员对权利要求含义的通常理解，后者仅在前者不足以明确权利要求时起补充解释的作用。虽然方邦公司制造、销售、许诺销售了被诉侵权产品，但由于被诉侵权技术方案未包含“第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成”的技术特征，未落入涉案专利权的保护范围，因此方邦公司的行为不构成侵权，对于大自达公司在本案中提出的全部诉讼请求，广州知识产权法院均不予支持，并于2017年7月21日作出(2017)粤73民初263号民事判决：驳回大自达公司的全部诉讼请求。宣判后，大自达公司不服，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院于2018年3月26日作出(2017)粤民终2363号民事判决：驳回上诉，维持原判。 【法官评析】  党的十九大报告指出，我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这个阶段我国企业需要重点攻关之一的就是在高科技的关键领域实现核心技术的自主创新和突破。本案诉讼所涉的情形是，在电磁屏蔽膜行业全球市场规模排名靠前的中国企业制造、销售的产品中使用的核心技术属于我国企业自主创新还是侵害日本企业发明专利权的问题，涉案索赔金额高达9200余万元，案件结果会给全球相关行业格局带来深远影响。法院经过证据保全、传唤鉴定人、开庭审理、咨询技术调查官等合法程序，平等对待国内外当事人，依法保护双方在诉讼中的权利，公正审慎地进行审理。 在审理中对于争议焦点即发明专利权利要求的解释，法院综合运用“(专利文本)内部解释”“外部解释”“历史解释”“诚实信用原则”等多方规则进行审查。严格审查涉案专利审查档案的内容，审查申请人在专利申请过程中对于专利权保护范围所作的真实意思表示和客观行为，确定国家知识产权局与申请人在划定专利权边界上达成了何种一致意见。在申请发明专利的过程中，申请人如不接受相关审查意见，应当详细地做出相应说明回应，或者在进一步修改时清晰、合理地对相关技术特征进行限定或解释；申请人在专利申请过程中接受了相关审查意见并以此为基础获得专利授权，则其在侵权诉讼中提出与申请时所同意的审查意见相左的意见，明显有违诚实信用原则的，不应得到支持。 基于此，法院从专利文本对社会公众形成的公示作用角度，认为侵权判定过程中的专利权保护范围必须符合专利权产生时所公示的边界，必须符合国家授予和保护这种专有权利的初衷，从而阻却专利权人在申请环节与维权环节“两头得利”导致的对技术的不当垄断，保障社会公众在专利权保护范围之外的技术运用、以及后续技术创新的合理空间。该案彰显了司法权护航新兴产业、繁荣技术创新市场的信心和能力。 【作者简介】   朱文彬，广州知识产权法院法官    扫描二维码可购买图书